Оценка экономического ущерба от нарушения прав на интеллектуальную собственность

 Департамент оценки и инвестиций Компании «ИНДИГО ОЦЕНКА»

 

В статье на основе аналитического и практического опыта анализа правонарушений в области интеллектуальной собственности определены основные подходы к оценке экономического ущерба от неправомерного использования товарных знаков, брендов, ноу-хау, лицензий, нарушения иных интеллектуальных прав на инновационные активы компании и другие нематериальные активы. Определена правовая база проведения расчетов компенсации и возмещения убытков правообладателей от неправомерного нарушения прав. Классифицированы методы определения размера ущерба как оценочной категории и виды экономических ущербов.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, нематериальные активы, нарушение прав, оценка ущерба, контрафакт, пиратство, экономический ущерб.

 

Экономический ущерб от нарушения прав на интеллектуальную собственность в правовом поле представляет собой следующий конструкт.

Объект оценки представляет собой рыночную стоимость права требования компенсации, возникшего в результате нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Согласно ст. 15. Гражданского Кодекса РФ : "лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками следует понимать расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). А также если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы".

Таким образом, принято выделять три группы видов убытков, которые могут быть приняты к возмещению: расходы для восстановления нарушенного права, реальный ущерб и упущенная выгода.

Прежде всего, определим экономические последствия, которые могут иметь месть быть в случае нарушения интеллектуальных прав, в частности, незаконного использования товарного знака.

Так, основными последствиями нарушения прав на товарные знаки являются:

1.Снижение доверия потребителей к товарам и услугам, произведенных с использованием зарегистрированных товарных знаков;

2.Снижение доли рынка правообладателей товарного знака;

3.Недополучение правообладателем лицензионных платежей, части выручки;

4.Увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу легальной продукции.

Указанные факторы приводят к возникновению необходимости Правообладателей производить дополнительные расходы для восстановления «статус-кво».

Методология оценки реального ущерба от неправомерных действий в отношении интеллектуальной собственности не имеет достаточно широкой проработки и значительная дискуссия, ведущаяся по ряду вопросов, не всегда приводит к формированию объективной практики оценки подобного типа объектов.

В соответствии с нормативными документами Госарбитража СССР, применявшихся в аналогичных случаях классификация видов убытков и последствий нарушения договорных обязательств выглядит следующим образом.

Таблица №1. Примерный перечень основных последствий нарушения договорных обязательств и видов (состава) ущерба (убытков) (1).

Последствия нарушения договорных обязательств	Виды (состав) ущерба (убытков)
Уменьшение объема производства или реализации продукции (работ, услуг)	Неполученная прибыль, увеличение условно-постоянных расходов в себестоимости продукции, расходы по уплате санкций.
Простои и форсирование производства	Расходы по заработной плате с отчислениями на социальное страхование, расходы по уплате санкций.
Замена сырья, материалов, комплектующих изделий	Расходы по заработной плате с отчислениями на социальное страхование (при увеличении трудоемкости продукции), расходы по сырью, материалам, комплектующим изделиям и топливно-энергетическим ресурсам.
Устранение недостатков в полученной продукции (выполненных работах)	Расходы по заработной плате с отчислениями на социальное страхование, материальные затраты, связанные с устранением недостатков.
Возврат или реализация продукции ненадлежащего качества или некомплектной	Расходы по возврату продукции поставщику или ее реализации.
Брак в результате использования полученных от поставщика изделий (сырья, материалов, заготовок и т.д.) со скрытым неустранимым дефектом (браком), выявленным в процессе производства продукции (работ, услуг) или при эксплуатации (использовании) этой продукции (работ, услуг) у потребителя	Себестоимость брака, расходы на возмещение затрат, понесенных потребителем в связи с приобретением продукции (работ, услуг), изготовленной с использованием изделий (сырья, материалов, заготовок и т.д.) со скрытым неустранимым дефектом, расходы на демонтаж этой продукции, а также транспортные расходы, вызванные заменой бракованной продукции, неполученная прибыль, расходы по уплате санкций.
Доставка продукции ускоренным способом	Расходы по доставке продукции ускоренным способом.
Приобретение продукции у другого поставщика или производство ее своими силами	Расходы по приобретению продукции у другого поставщика или производству ее своими силами.
Утрата или повреждение имущества	Стоимость утраченного имущества, сумма уценки поврежденного имущества или расходы по устранению повреждений.
Изменение ассортимента изготовленной продукции (работ, услуг)	Неполученная прибыль, расходы по уплате санкций,  увеличение (снижение) условно-постоянных расходов в себестоимости продукции.
Снижение качества производимой продукции (работ, услуг)	Неполученная прибыль, расходы на возмещение уценки продукции, расходы по устранению недостатков в поставленной продукции (работах, услугах), дополнительные расходы на гарантийный ремонт и обслуживание изделий у потребителя, расходы по уплате санкций.

Так как в случае с объектом оценки, например, речь может идти о снижении объема продаж легального производителя и продавца – то в рамках данной классификации наиболее подходящей является ситуация №1.

В соответствии с данной Методикой расчет убытка (экономического ущерба) производится как:

1. Неполученная прибыль определяется как разница между ценой и полной плановой себестоимостью единицы продукции (работ, услуг), умноженное на количество не произведенной или не реализованной по вине контрагента продукции (работ, услуг);

2. Количество не произведенной по вине контрагента продукции (работ, услуг) рассчитывается в зависимости от конкретной ситуации, в частности, путем:

a.Деления объема недопоставленной (ненадлежащего качества ими некомплектной) продукции на норму ее расхода на одно изделие (работу, услугу), если имела место недопоставка (поставка продукции ненадлежащего качества или некомплектной);

b.Умножения часовой (дневной) производительности простоявшего цеха (участка, агрегата, станка) на длительность простоя в часах (днях), если имел место простой.

Нормативный способ расчета стоимости компенсации от нарушения интеллектуальных прав.

На основании статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1.В размере от 10 000 до 5 000 000 руб., определяемых по усмотрению суда, исходя из характера нарушения;

2.В двухкратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двухкратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По мнению ряда исследователей(2) в судебной и прокурорско-следовательской практике устоялись следующие способы расчета и обоснования упущенной выгоды правообладателя товарного знака:

1.Как доход, полученный лицом, незаконно использующим чужой товарный знак;

2.По принципу: введение в гражданский оборот одной единицы контрафактной продукции срывает аналогичное введение в гражданский оборот, по крайней мере, одной единицы легальной продукции.

3.Как сумма платежей, которые причитались бы правообладателя за приобретение прав использовать его товарный знак (при заключении лицензионного договора).

В соглашении от 4 июня 1999 года « О мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 15.10.2001 №726) приведена следующая формула возмещения имущественного вреда (ст.14): «Судебные органы имеют право потребовать от любого физического и/или юридического лица Сторон возместить в полном размере причиненные заинтересованной стороне убытки и выплатить ей всю сумму прибыли, полученную от торговли товарами с ложными товарными знаками и географическими указаниями».

По нашему мнению, расчет экономического ущерба от незаконной деятельности должен осуществляться в трех основных направлениях и включать следующие виды расходов правообладателя: во-первых, затраты на восстановление нарушенных прав (досудебные и судебные издержки); во-вторых, реальный ущерб, нанесенный интеллектуальной собственности (экономический ущерб деловой репутации лица), а также затраты правообладателя, не возмещенные в результате продажи продукции (нам является очевидным, что себестоимость контрафактной продукции существенно ниже себестоимости правообладателя - данные статьи расходов определяются в результате глубинного анализа экономики производства и продвижения продукции). Третье направление - расчет упущенной выгоды как незаконно полученной прибыли предпринимателя.

(1) Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров (приложение к письму Госарбитража СССР то 28.12.1990 №С-12/НА-225). Одобрена Государственной комиссией Совета Министров СССР по экономической реформе 21 декабря 1990 г.

(2) А.Ш. Юсуфов Правоприменительная практика и совершенствование законодательства об интеллектуальной собственности//тез.докл. конф. «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности», 2005

 Полная версия статьи и методики по отдельному запросу эксперта.